News Center

从美国专利法之变谈如何应对潜在的威胁专利

 　一、引言

2012年12月，美国宾夕法尼亚州西部地区法院的陪审团裁定，芯片厂商Marvell侵犯了卡耐基梅隆大学的2项专利，应向后者赔偿11.7亿美元。这一巨额赔偿成为美国法院判决的专利纠纷中赔款最多的案件之一。而同年8月，历时1年半的“苹果在美诉三星侵权案”经过3天的讨论后，美国加利福尼亚州圣何塞的联邦地方法院陪审团宣布裁决结果：韩国三星电子公司在多方面都侵犯了苹果公司专利，并需向苹果公司支付超过10.5亿美元赔款。

上述专利战，不仅凸显了专利在行业中的重要地位，同时给踏出国门的中国企业敲响了警钟。事实上，无论在专利战中最终双方谁赢谁输，其中的专利诉讼费周都是非常昂贵的，因为诉讼涉及复杂的法律和技术问题，需要漫长的事实调查过程，尤其是聘请优秀的专利律师需要高额的律师费。对于中小企业来说，昂贵的费用让很多专利权人放弃了对侵权者的诉讼，因为专利战无论打多久，除了律师，没有赢家。因此，如何避免在美专利诉讼以及以低成本应对潜在的威胁专利，成为国内企业不得不考虑的问题。尤其是2011年9月16日，美国总统奥巴马签署了对美国专利法进行全面修订的《美国发明法案》(AmericaInvents Act，简称AIA)后1，如何为进入美国市场的中国企业在专利保护方面做出及时应对策略，成为中国企业特别是其中的中小企业迫切需要解决的问题。在此，我们借AIA的实施来探讨在诉讼成为必须之前，如何提供相对经济且迅速的应对潜在威胁专利的途径，从而为中国企业进入美国市场提供参考。

二、从AIA谈应对潜在威胁专利的新途径

《美国发明法案》(AIA)的签署，代表了自1952年专利法案以来的50多年内最具影响力的专利改革，此次美国专利法的修改，对专剩审查过程中第三方提供信息的程序进行了重新修订，同时，在质疑专利有效性方面制定了2项新程序并且加强了现有机制。这些新程序会将应对潜在威胁专利的中心从法院转移到美国专利商标局，从而在美国专利商标局就可以对专利有效性提出质疑，减少了企业去法院提起无效诉讼的成本。因为此前美国专利确权主要是在法院进行，就像上述苹果三星专利战一样，其中复杂的司法程序、巨额的诉讼费用及因审判周期带来的时间成本，使得企业在提起专利无效诉讼时不得不望而却步。为帮助应对这些新程序，AIA还将专利上诉和冲突委员会(theBoard of Patent Appeal Board)重新包装并更名为专利审判及上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board，简称PTAB)。该委员会将对上诉、复审以及AIA新规定的这些程序具有决定权。那么，如何运用这些新途径来降低或避免专利诉讼成本呢？

1．授权前先发制人的第一板斧——神秘的第三方

根据之前的美国专利法，第三方可以针对在审期间的专利申请向审查员提呈先有技术，但是可以提呈的时间期限及数量非常严格，第三方对于每项申请最多只能向美国专利商标局提交10件先有技术文献，且不能附带任何有关先有技术的书面解释，而且必须在专利申请公开2个月内或者批准通知(Notice of Allowance)发布之前（以先到时间为准）提交先有技术文献。也就是说，第三方必须时刻关注专利的公开情况，才能在规定的时间内提交先有技术文献。因而，这些限制性规定，几乎不能让第三方参与进来，不利于审查员对第三方所提供信息的有效运用，因而这一程序在实际应用中没有任何吸引力，其作用大打折扣。同时，原专利法中还规定了不能匿名提交资料．这对于因竞争或其他原因需匿名提交资料以在授权前进行有效防范的第三方也是不利的。

AIA修订了现有的37 C．F．R．§1.99项中关于第三方在专利审查期间提交先有技术文献的程序。新法案体制下的授权前第三方提交材料程序同旧的相比，可以对提交的材料及其和权利要求的相关性作出对比说明而且不限制提交材料的数量3。而且，AIA大大地放宽了在专利申请期间第三方提呈先有技术的时间期限：第三方可以在专利申请公开6个月内或者第一份审查意见通知书发布之前（以二者中较迟者为准）提交先有技术文献，并且提交文献需在美国专利商标局发布批准通知(Notice of Allowance)之前。先有技术可以为授权专利、专利申请书或其他公开出版物。第三方需同时提交一个关于所提文献同在审专利申请相关性的简洁的书面描述，供审查员参考。这一规定将适用于所有在2012年9月16日仍处于审查阶段的专利申请。此外，只要第三方可以举出相关文件，则可根据任何理由对专利性提出质疑。这一机制具有下列优点：首先，美国审查员通常很忙，由于审查时间成本或审查任务等原因，没有足够时间认真考虑对比第三方提变的资料，而在AIA实施后，第三方可以将先有技术与在审申请进行详细比较，提出相关性论据，从而为审查员审查节省了时间，也更易被审查员所采用；其次，新法规定的授权前第三方提交材料程序要求提交材料的门槛低，费用也很低，可以匿名操作，从而可以以神秘的第三方先发制人，拖延专利授权的时间或者降低专利授权可能性，从而在授权之前就提供相对经济且迅速的防范途径，避免以后可能产生的诉讼成本。

对于作为竞争对手进行提交资料的第三方来说，是将部分资料暂时保留，待授权后在其他行政程序中或者在诉讼中亮剑，还是在授权前通过第三方提交材料程序全部提交，目前在美国的部分律师中还存在争议。有的美国律师认为，如果授权前通过第三方提交材料程序全部提交了资料，万一审查员没有采用，自己手中将无底牌，不利于以后的诉讼程序，同时也给申请人提供了防范的机会。而另外一部分律师认为，预先提交资料，可以拖延专利授权的时间或者降低专利授权可能性，因而可以预先避免不必要后续程序的产生。实际上，对于第三方来说，可以根据自己掌握的资料与在审专利分析比较后，灵活采用不同的策略，既然AIA实施后提供了这种新途径，如果能先发制人，一击命中，又何必多耗成本进衙无用之战呢？

有关AIA实施后第三方提交资料的时间期限可以从图l -图3得到直观说明：图1中所示情形表明，第一次审查意见通知书的时间是在申请公开6个月之后，因此，根据AIA的规定，第三方可以在图中所示的28个月（即第一次审查意见通知书）之前提交资料。

图2中所示情形表明，第一次审查意见通知书的时间是在申请公开6个月之前，根据AIA中以两个时间中的较迟者为准的原则，第三方可在图中所示的24个月（即公开后6个月）之前提交资料。

图3中所示情形表明，第一次审查意见通知书的时间是在申请公开6个月之前，根据以两个时间中的较迟者为准的原则，第三方可以在24个月（即公开后6个月）之前提交资料，然而，根据提交资料的时间需在美国专利商标局发布批准通知之前，第三方只能在图中所示第23个月（即授权）之前提交资料。

2．授权后迅速出击的第二板斧-PGR

对于进入美国市场的中国企业来说，如果对自己构成威胁的专利在发现时已授权，能否找到比诉讼更低的举证责任和成本，比诉讼更短的时间获得对专利有效性进行质疑的途径呢？

答案是肯定的。在AIA签署之前，如果非专利权人想在对自己构成威胁的专利授权之后在美国对其有效性提出质疑，可以通过法院和侵权诉讼一起解决，也可以通过行政途径在美国专利商标局对专利的有效性提出质疑。其中，专利授予后通过行政途径对专利的有效性提出质疑的主要方法是单方再审程序(Ex Parte Reexamination)和双方再审程序(Inter Parte Reexamination)，AIA签署之后，美国专利法中保留了单方再审程序，取消了双方再审程序，并且，AIA为应对潜在威胁专利向第三方提供了能够在专利授权后，及时质疑其有效性的新途径——专利授权后的审程序(Post-Grant Review (PGR》。PGR由PTAB裁定，PTAB的主要职责有：第一，审查审查员对申请作出的不利决定和再审查程序；第二，启动专利授予后的异议程序，即负责两项新的当事人之间的申诉程序。对于PGR的具体管理规定，2012年8月14日美国专利商标局在联邦公报第77卷N0.157中，对专利授权后的重审程序进行了最终详细规定。

需要注意的是，PGR申请必须在专利商标局授予专利或者重新审批专利(reissue)后9个月内提出。启动此程序的理由可以基于任何无效性理由，例如对新颖性、创造性、实用性、发明是否可实施、权利要求的保护范围是否清楚等提出异议。PGR程序类似于现有的再审程序，在PGR申请中，必须指明要质疑哪些权利要求的有效性，并提供质疑的证据。证据可以是先有专利或出版物，也可以是宣誓书。但是，PGR与现有单方再审程序不同的是，专利所有人可以在3个月内，茌程序启动前提交1份对于PGR申请的初步回应，而在现有单方再审程序中，专利权人仅可以在美国专利商标局接受重新审查申请之后，提交1份声明。PGR申请中，专利商标局将在收到专利权人的回应或者在此类回应截止日期之后（如果专利权人未发表意见）的3个月内决定是否启动PGR 3。此外，专利商标局可合并多个PGR请求或者拒绝后来提交的请求。

由此可见，AIA中新增的PGR申请不仅比修改前的再审程序对专利有效性的质疑具有更广泛的理由，而且PGR申请批准的门槛也比较低，从而使得中国企业若想对他人在美专利提出质疑，可以尽早对其提出异议，提前避免高额的诉讼费用。

然而，对中国企业来说，想要通过PGR发挥作用，还需注意以下几点。

第一，当事人如果已对一专利的有效性提出民事诉讼，则不得再提起PGR请求6；在提出PGR请求之后提起的要求专利无效的民事诉讼都将被暂时中止。但是，如果专利权人提起侵权诉讼后，被告即使已启动PGR，仍可反诉专利无效。

第二，如果专利侵权诉讼是在专利批准后3个月内提起的，法院不能仅仅因为PGR请求的提交或批准而中止诉讼中临时禁令的请求。并且，PTAB对专利权利要求有效性进行最终裁定后，PGR提起人不得以其在PGR期间“提出或者按理本应提出”的任何依据再次向美国专利商标局或者法院质疑该专利权利要求的有效性。另外，一旦启动PGR，即使各当事方达成和解，该程序也将完成最终裁定。但是，为避免各当事方出现上述提到的限制，申请人可在美国专利商标局对申请实质作出裁定之前撤回申请。

第三，在决定是否接受PGR申请时，美国专利商标局可以考虑该PGR所依赖的先有文献或抗辩理由，是否在专利审查期间已经被专利局考虑过。PGR申请人不得以匿名形式，不得申诉美国专利商标局拒绝接受PGR请求的决定。

第四，新PGR程序仅适用于2013年3月16日当日及之后申请的专利，并且要求权利要求的有效申请日在该日期之后。

3．应对潜在威胁专利的第三板斧-IPR

对于不适合运用PGR质疑其有效性的专利，AIA中又提供了另一利器，即废止原双方再审程序，由全新的双方重审(Inter Parties Review (IPR》程序所取代7。从2012隼9月16日开始，双方重审程序开始实施，而未决的双方再审将继续遵循原先的程序。

AIA规定批准IPR申请的标准是，IPR申请中呈现出申请人至少会对1项权利要求具有“合理的胜诉可能性(reasonable likelihood that the petitioner would prevaiD”。对于这种合理的胜诉可能性如何进行评判，AIA签署时并未明确规定，而2012年8月14日美国专利商标局的联邦公报第77卷NO．157中对其解释为：合理的胜诉可能眭是一种比较灵活的标准，其允许在判决时具有一定的判决空间( allows the j udge room for the exercise  of judgment)8。由于这种灵活的标准及判决空间目前还没有案例支持，对于想通过IPR对专利有效性提出质疑的企业来说，可以在新规定生效之后尽快提出申请。

启动IPR申请需要满足以下条件，以后到的时间为准：第一，在专利授权或是再领证后9个月以后；或者第二，如果提出过PGR申请，在PGR的中止日期后。申请的理由只能是基于现有专利或公开出版物提供的现有技术所引发的授权专利的新颖性和非显而易见性问题(35 U．S．C．102 0r 103)．且申请人必须提供充足可靠的证据，用以证明专利权利要求无效。申请人不得同时启动民事诉讼和IPR。但是，在被送达诉状后1年内，被告可以在反诉无效性的同时申请IPR。

新的双方重审程序适用于所有已授权专利，即IPR不受限于1999年11月29日（双方再审程序生效日）之后授予的专利，从而为企业质疑1999年11月29日之前的专利提供了新的选择。其次，IPR必须在2年内完成，明显快于之前3年以上才能完成的再审程序。

对于中国企业来说，IPR的生效，一方面允许自己作为第三方对授权专利质量加以监督，并对专利有效性进行质疑，特别是可以质疑1999年II月29日之前的专利，这就有利于在竞争对手对自己进行侵权诉讼之前进行有效防范；另一方面，对于作为专利权人的中国企业来说，因在IPR申请中，申请人（非专利权人）承担举证责任，且必须出具充足、可信的证据，才有希望开启重审程序。这也能有效防止申请人（他人）出于商业竞争或是其他目的，提出恶意专利重审申请，避免中国企业遭受无止境的专利无效请求的干扰，防止程序滥用而影响专利的正常推广和使用。

三、启示

近期在美企业的专利热战以及《美国发明法案》的实施，在给迈出国门的中国企韭敲响警钟的同时也带来了新的机遇，中国企业在抓住机遇的同时，也要提高警惕，因为AIA实施后的法条在为自己质疑他人专利有效性提供机会的同时，也给他人提供了机会。因此，中国企业还要进一步加强对美国专利商标局的了解，尤其是加强对其机构设置、工作人员的工作方式及特点等的深入了解，从而为授权后重审程序和双方重审程序的利用打好基础。（来源：中国发明与专利杂志/作者：宫磊 刘玲斐/作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心通信部）